O ano de 2020 viu crescer substancialmente o número de demandas judiciais referentes à proteção da identidade visual submetidas aos tribunais brasileiros. Segundo levantamentos realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em 2020, houve um aumento de 25% no ajuizamento de demandas de tal natureza[1]. E a referida tendência deverá crescer nos próximos anos.
A identidade visual atrelada a determinada marca, negócio, ou produto nada mais é do que seu aspecto visual distintivo, marcante a ponto de provocar uma espécie de conexão com o consumidor, que transcende a marca isoladamente considerada. Trata-se da forma como um produto ou serviço é apresentado ao público, seu conjunto-imagem, ou, na expressão em inglês, o “trade dress”.
Segundo Dênis Borges Barbosa[2], o “trade dress” seria o “conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível”.
Sob tal aspecto, o “trade dress” possui grande relevância no que tange à fidelização e manutenção da clientela. Afinal, trata-se da forma como o consumidor percebe determinado produto ou serviço. Portanto, a defesa do conjunto-imagem é de extrema importância para a proteção do investimento do titular.
1. Ausência de proteção legal específica
O “trade dress” não conta com proteção legal específica na Lei de Propriedade Industrial (LPI), diferentemente da marca. Isso não significa, contudo, a ausência de mecanismos legais para sua defesa. A LPI veda o emprego de meio fraudulento para desviar clientela de outrem, em proveito próprio ou alheio, classificando tal conduta como ato de concorrência desleal, passível de punição nas esferas cível e penal. Assim, é possível se valer de tal mecanismo para impedir que terceiros se apropriem da aparência externa marcante de um produto ou serviço, como estratégia de aproveitamento parasitário.
Ocorre que a ausência de tipo legal específico para tal ativo imaterial gera uma lacuna legal que só pode ser preenchida mediante análise casuística, no contexto de decisões judiciais, o que acarreta grande insegurança jurídica.
A tendência observada é de que os tribunais favoreçam o proprietário do “trade dress” violado, desde que a imitação seja evidente e o conjunto-imagem imitado possua elementos suficientemente distintivos e reconhecidos a ponto de servir para atrair o consumidor de forma independente.
Nesse sentido, é possível citar a decisão proferida pelo TJSP no julgamento de demanda em que a titular da marca Epocler se insurgiu contra o titular da marca concorrente Benecler, uma vez que este teria se apropriado do popular conjunto-imagem de sua embalagem[3].
O acórdão reconheceu a configuração de concorrência desleal e condenou o réu a retirar de circulação o produto Benecler, sob pena de multa diária, além do pagamento de indenização. O relator do acórdão proferido ainda ressaltou que “para verificar a concorrência desleal, pela violação do trade dress, basta a comparação externa dos aspectos ornamentais do produto ou a forma de sua apresentação, sempre levando em conta o potencial risco de confusão dos consumidores”.
Outra importante decisão sobre a matéria se deu na disputa entre Natura e Jequiti, em que foi alegada a violação pela segunda do “trade dress” do produto Erva Doce, pertencente à primeira[4]. Naquele caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o ato de concorrência desleal, determinou a abstenção do uso de grafia e disposição visual semelhante, além de ter condenado a ré ao pagamento de indenização. Merece destaque o seguinte trecho do acórdão proferido, em que se reconhece de forma clara a tutela do “trade dress” no ordenamento jurídico brasileiro:
“O art. 209, caput, da LPI, dispõe que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Com efeito, embora não se cuide de tutela específica da marca, mas de cessação de concorrência desleal, o trade dress, prestigiado pela constituição, pela legislação infraconstitucional interna e transnacional, tem função similar à da marca, denominada pela doutrina ‘para-marcárias’.”
Com base em tais precedentes, nota-se uma tendência relativamente consolidada em se conferir proteção jurídica ao “trade dress”, reconhecendo-o, a depender do caso, como um ativo imaterial passível de tutela jurídica.
2. Marcas de posição e o atalho que garantem à proteção do ‘trade dress’
O ano de 2021 também foi marcado por um importante marco regulatório editado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Por meio da Portaria/INPI/PR 37, de 13/9/21, e da Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21, de 21/9/21, a referida autarquia reconheceu a possibilidade de se atribuir proteção jurídica às marcas de posição, caracterizadas por todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que consiste na maneira específica como é aposto em determinado suporte.
Segundo a mencionada nota técnica, quanto maior for a singularidade da posição da marca no produto, maior será o grau de distintividade alcançado, valendo mencionar que tal distintividade pode ser adquirida posteriormente ao início da aposição do referido sinal no suporte que individualiza, seja por meio da aquisição de “secondary meaning”, ou “acquired distinctiveness”[5].
A nota técnica ainda exige “que a aplicação do sinal ao suporte resulte em conjunto distintivo, sendo percebido como marca”[6]. Trata-se, portanto, de uma espécie de assinatura do produto, podendo consistir em uma determinada coloração, elemento gráfico ou de design, ou qualquer sinal visualmente perceptível, aplicado de modo singular em um suporte, de forma a criar um vínculo de associação entre o consumidor e o produto ofertado[7].
A valorização da inovação está alinhada com os ideais de estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, cristalizados pela mesma base constitucional que justifica a proteção conferida às marcas tradicionais, presente no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição. Adicionalmente, é importante registrar que, apesar de não haver previsão específica de proteção às marcas de posição na LPI, os arts. 122 e 124, da LPI, não afastam sua registrabilidade como marcas. Mesmo ao se analisar no detalhe a restrição contida no inciso VIII, do referido artigo 124 — que impede a apropriação de cores e suas denominações como marcas — percebe-se que tais elementos podem ser objeto de registro, desde que dispostos de modo peculiar e distintivo[8].
Outro aspecto merecedor de destaque é que tal regulamentação deriva de previsão regulatória já editada na União Europeia[9], que reconhece tal espécie de proteção marcária dependendo, para tanto, da correta identificação da posição do sinal distintivo e a sua dimensão ou proporção em relação aos produtos em causa.
3. Conclusão
A partir da presente reflexão não se pretende afirmar haver uma confusão entre os conceitos de marcas de posição e “trade dress”, não se está afirmando se tratar da mesma coisa. São institutos jurídicos distintos, permeados por conceitos e requisitos de configuração próprios.
No entanto, diante do arcabouço legal à disposição de um titular que deseja proteger aspectos visuais que tornam únicos seus produtos, a introdução de um mecanismo que assegura a tutela jurídica a tal esforço inovador e distintivo é, sem dúvidas, bem-vinda.
É certo que ainda há muito do conceito de “trade dress” que não cabe na proteção conferida pelas marcas de posição, preservando a dificuldade, em muitos casos, da caracterização de ato de concorrência desleal pela violação do conjunto-imagem de um produto ou serviço.
No entanto, também não é inviável uma analogia entre tais conceitos, o que certamente permitirá uma tutela mais segura para traços estéticos diferenciadores aplicados a produtos. Não há como se negar que a inovação, de certa forma, ajuda a proteger o conjunto-imagem associado a uma marca.
[1] SANTOS, Gilmara. Empresas recorrem à Justiça para proteger identidade visual da marca. Valor Econômico, São Paulo, 19 set. 2021. Legislação. Disponível em <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/09/13/empresas-recorrem-a-justica-para-proteger-identidade-visual-da-marca.ghtml>. Acesso em 02 set. 2021.
[2] BARBOSA, Dênis Borges. Do trade dress e suas relações com a significação secundária. Nov. 2011. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acessado em 02 dez. 2021.
[3] TJSP – Apelação Cível 1089875-67.2014.8.26.0100 SP, Relator Min. Sergio Shimura, Data de Julgamento: 15/12/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data da Publicação: 16/12/2020.
[4] STJ – REsp 1.527.232 – SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 13/12/2017, Quarta Turma, Data da Publicação: 13/12/2017.
[5] BAIOCCHI, Enzo. Marca de posição é finalmente regulada pelo INPI. Migalhas, São Paulo, 19 out. 2021. Disponível em < https://www.migalhas.com.br/depeso/353255/marca-de-posicao-e-finalmente-regulada-pelo-inpi>. Acesso em 02 set. 2021.
[6] BRASIL. Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21, Capítulo VI, item 12. Disponível em < https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf>. Acesso em 02 set. 2021.
[7] Na mesma linha, a Portaria/INPI/PR 37/021 determina que “Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional”.
[8] BRASIL. Lei de Propriedade Industrial, Título III – DAS MARCAS, Capítulo I – DA REGISTRABILIDADE, Seção I, art. 122; Seção II, art. 124. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em 02 set. 2021.
[9] UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>. Acesso em 02 set. 2021.
ECO, Umberto et al. Psicologia do vestir. Assírio & Alvim: Lisboa, 1975, p. 15-16.
STJ – REsp 1.843.339 – SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 03/12/2019, Terceira Turma, Data da Publicação: 03/12/2019.